Estrategias de PI para PYMEs Europeas del Sector de Tecnología Limpia en China
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Estrategias de PI para PYMEs
Europeas del Sector de Tecnología
Limpia en China
WWW.CHINA-IPRHELPDESK.EU
1 Oportunidades en China
2 Riesgo para la PI
3 Estrategia de PI
4 Creación de una cartera
de tecnologías limpias de
gran valor
5 Acuerdos y negociación
con socios
6 Marcas comerciales y
creación de marcas
7 Concesión de licencias y
venta de PI
Aprendizajes Clave
Estudio de Caso
Para consultar Glosario de la Guía*
Recursos Relacionados
nuestros expertos
sobre cualquier
1. Oportunidades para las tecnologías arriesgarse a perder un punto de apoyo
cuestión relativa a limpias en China estratégico en China posponiendo sus
acciones. Las empresas de tecnologías
DPI en China: China es el mercado de mayor crecimiento limpias que deciden comenzar a trabajar
en el campo de la generación de energía con China deben ser conscientes de que
question@china- eólica y nuclear, y está realizando fuertes si bien la correcta ejecución, la gestión
inversiones en la búsqueda de fuentes HIHFWLYD\HODFFHVRDOD¿QDQFLDFLyQVRQ
iprhelpdesk.eu alternativas y renovables para hacer frente aspectos fundamentales para mantener
a sus enormes necesidades energéticas. una ventaja competitiva, proteger la
Con un gran mercado potencial para las tecnología adecuada es igualmente
tecnologías limpias y un fuerte apoyo esencial. Aunque la transferencia de
por parte del gobierno para el desarrollo tecnología puede organizarse de tal
y la adopción de las mismas, China manera que se minimice el riesgo para la
ofrece magníficas oportunidades para las PI, las empresas de tecnologías limpias
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que deseen operar en China también
europeas que operan en este sector. deben tener en cuenta una serie de
procesos de preparación y medidas
No obstante, debido a la creciente adicionales para adaptarse al entorno de
competitividad del mercado, ahora es más PI en dicho país.
importante que nunca gestionar, proteger
y explotar la propiedad intelectual (PI) 3. ¿Qué significa contar con una
de manera estratégica. Si las empresas estrategia de PI?
desconocen cómo su PI se integra en
la estrategia global de sus negocios El sector de tecnologías limpias es tan
en China, corren el riesgo de perder diverso que resulta difícil de definir. No
oportunidades y reducir significativamente es de extrañar, pues, que las empresas
su competitividad. En esta guía abordamos de este sector apliquen estrategias de
algunas estrategias efectivas que aplican PI muy diferentes. El papel de la PI en la
las empresas de tecnologías limpias en estrategia empresarial global dependerá
China para monetizar, evaluar el riesgo y de si la empresa es de nueva creación
proteger la PI. En otros documentos del o está en expansión, y también de si la
Helpdesk sobre los derechos de propiedad propia tecnología es nueva e inédita en el
intelectual (DPI) de China para las PYMEs, mercado, o bien se trata de una tecnología
se ofrece más información sobre protección madura que ya no está protegida por
de la PI en las transferencias de tecnología patente. Cada empresa utilizará la PI para
(véase el apartado ‘Recursos Relacionados’ alcanzar distintos objetivos empresariales;
DO¿QDOGHHVWDJXtD por ejemplo, obtener el mayor volumen de
ingresos posible monetizando su cartera
2. ¿Merece la pena el riesgo para la de PI a través de la concesión de licencias,
PI que conlleva la introducción de aumentando las oportunidades para la
tecnología en China para acceder a creación de asociaciones y la suscripción
ese mercado? de acuerdos de licencias cruzadas, o
Proyecto impidiendo que otras empresas accedan al
financiado por: Dado el elevado potencial del mercado mercado.
chino para las tecnologías limpias, las
empresas de este sector no pueden Por ejemplo, un fabricante de
© China IPR SME Helpdesk 2012 1
Estrategias de PI para PYMEs Europeas del Sector de Tecnología Limpia en China
componentes para turbinas eólicas podría estudiar la La creación de una estrategia de PI es un proceso
posibilidad de centrar sus esfuerzos y recursos en la complicado y las PYMEs que operan en el sector de
obtención de protección mediante patente para diseños WHFQRORJtDVOLPSLDVSRGUtDQWHQHUGL¿FXOWDGHVSDUDGHGLFDU
de componentes porque resulta muy fácil demostrar los recursos necesarios a dicha labor, por lo que es
y probar ante los tribunales las infracciones de los recomendable hacerlo poco a poco. Conviene elaborar una
derechos de propiedad intelectual en el caso de venta lista u hoja de cálculo con la PI que posee la empresa para
de componentes falsificados. Asimismo, podría centrarse ir complementándola paulatinamente. Posteriormente, se
en asignar un presupuesto suficiente para campañas ampliaría la lista estableciendo relaciones con las partes
destinadas a hacer cumplir las leyes de forma activa y pertinentes de la empresa.
ORFDOL]DUDORVIDOVL¿FDGRUHV3RURWURODGRHQHOFDVRGH
una empresa de tecnologías limpias que haya desarrollado 4. Creación de una cartera de patentes de tecnologías
un sistema in situ de generación de energía a partir de limpias de gran valor
biomasa para explotaciones ganaderas, y que pretenda
conceder licencias de dicha tecnología en China, podría La protección
ser interesante obtener protección mediante patente y mediante patente es, Recuerde: las nuevas
estudiar estratégicas ‘black box’* (de ‘caja negra’, es quizás, la forma más invenciones que pasan a
decir, consistentes en retener o mantener en secreto los habitual de preservar ser de dominio público ya
componentes más importantes de dicha tecnología). Para la PI en el sector no pueden patentarse.
ello, la empresa puede optar por suministrar equipos de las tecnologías
HVSHFt¿FRVRHQFDUJDUODLQVWDODFLyQDXQFRQWUDWLVWDGHVX limpias. Esto se debe a que muchas de esas tecnologías
FRQ¿DQ]D\DTXHHVSUHFLVRTXHHOOLFHQFLDWDULRDSUHQGDD requieren fuertes inversiones de capital y tardan mucho
utilizar y aplicar la tecnología. tiempo en conseguir la aceptación del mercado, sobre
todo las que tienen un coste demasiado elevado para
Con una estrategia de PI integral y bien articulada, las ser comercialmente viables. Por tanto, los inversores
empresas de tecnologías limpias podrán responder a en tecnologías limpias a menudo solicitan la protección
preguntas como las siguientes: mediante patente para asegurarse el monopolio de los
beneficios y alcanzar la rentabilidad prevista. Pero una
¿Cómo contribuye la PI a que mi empresa alcance cartera de patentes de tecnologías limpias también puede
sus objetivos? brindar otras ventajas empresariales tangibles como, por
¿A quién puedo facilitar cierta información sobre mi ejemplo, estabilidad, credibilidad, mayor valoración, acceso
empresa y sus invenciones? DLQYHUVLyQ\¿QDQFLDFLyQSRVLELOLGDGGHDSOLFDUHVWUDWHJLDV
¿Cuánto dinero debo invertir para desarrollar mi defensivas de patentes (es decir, aplicar la estrategia
cartera de patentes? de presentar solicitudes de patentes a fin de utilizarlas
¿Debería obtener una patente para una nueva principalmente para evitar que los competidores empleen
tecnología que no forme parte de mi actividad la misma tecnología), oportunidades de asociación y/o
central? acuerdos de licencias cruzadas, etc. La explotación de los
¿Debería proteger una invención como patente GHUHFKRVHQH[FOXVLYDSXHGHSRURWURODGRLQÀXLUHQODV
(registrada) o como secreto comercial (no decisiones estratégicas y en el destino de las inversiones.
registrada)? Por tanto, para muchas empresas de tecnologías limpias,
¿Cuál es la PI más conveniente para la concesión invertir en el desarrollo de una cartera de patentes de
de licencias o para la venta? gran valor puede ser una estrategia inteligente si tiene por
¿Debería demandar a mi competidor por infringir REMHWRFXPSOLUREMHWLYRVHPSUHVDULDOHVHVSHFt¿FRV
mis derechos de PI?
Cómo crear una cartera de patentes de tecnologías
Crear una estrategia de PI limpias de gran valor
Para crear una estrategia de PI es necesario mantener Para crear una cartera de patentes de gran calidad
contactos con todas las partes de la empresa, incluidos es necesario incentivar debidamente a los equipos de
los directivos, asesores legales y equipos de desarrollo. desarrollo, mantener abiertas líneas de comunicación entre
En una primera fase, las empresas de tecnologías los asesores legales y dichos equipos, aplicar políticas
limpias deben llevar a cabo una auditoría de PI (véase el de confidencialidad e impartir formación en la empresa
apartado ‘Recursos Relacionados’ al final de esta guía) para promover la sensibilización sobre las invenciones
para determinar y catalogar la PI que poseen. En una patentables a fin de mejorar su divulgación y contribuir
segunda fase, es necesario relacionar cada elemento a obtener nuevas invenciones. Habida cuenta que en
de PI con una fuente de ingresos, producto, objetivo el momento en que una nueva invención pasa a ser de
de desarrollo, riesgo y/u objetivo estratégico. También dominio público (por ejemplo, cuando aparece en una
debe realizarse un estudio minucioso del mercado y los publicación, aunque ésta pertenezca al propio inventor)
competidores. Asimismo es preciso definir la tecnología deja de ser patentable, antes de presentar una solicitud de
principal, así como desarrollar estrategias sobre la mejor patente es fundamental asegurarse de que los equipos de
manera de explotarla. A continuación, la empresa debe desarrollo informan periódicamente de las invenciones a
examinar cuidadosamente sus prácticas para obtener los directores de PI, las mantienen en secreto y no divulgan
y gestionar la PI, y determinar si es necesario tomar sin darse cuenta información sobre nuevas tecnologías a
otras medidas para garantizarla y protegerla (incluida la personas ajenas a la empresa. Las PYMEs que operan en
resolución de problemas de titularidad y la revisión de el sector de tecnologías limpias también deben considerar
SROtWLFDVUHODFLRQDGDVFRQODQRWL¿FDFLyQDOHPSOHDGRUGHO la posibilidad de que los empleados de China perfeccionen
desarrollo de invenciones y la recompensa por la creación sus tecnologías, por lo que es fundamental establecer
de invenciones patentables). También se deben desarrollar cláusulas contractuales adecuadas para los empleados-
políticas internas para proteger los secretos comerciales creadores* que lleven a cabo labores de investigación y
y la información confidencial, así como para tratar con desarrollo en el seno de la empresa. En otros documentos
terceros.
2
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China
del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs, se caso estas cuestiones para las distintas patentes. Este
ofrece más información sobre la gestión de las mejoras asunto es aún más importante en China, donde rige el
tecnológicas en China (véase el apartado ‘Recursos principio del ‘primer solicitante’ (la concesión de la solicitud
5HODFLRQDGRV¶DO¿QDOGHHVWDJXtD que se presenta en primer lugar) lo que facilita a terceros
impedir que la empresa utilice su propia PI en China
Qué se debe proteger registrando sus activos de PI antes que ésta. También cabe
señalar que el proceso de registro puede ser muy largo
Las empresas de tecnologías limpias deben decidir si y, hasta que no haya concluido, las patentes no gozarán
desean proteger sus invenciones como patentes o bien de protección en China. Una opción que podría valorarse
mantenerlas como secretos comerciales y conocimientos inicialmente o como una solicitud divisional* sería dividir la
técnicos. Las invenciones protegidas mediante patente invención entre varias solicitudes de patentes generales y
pasan a ser de dominio público, lo que permite a los HVSHFt¿FDV7DPELpQVHSXHGHHVWXGLDUVLODFRPELQDFLyQ
competidores perfeccionar, rediseñar o reinventar la de patentes de invención* con modelos de utilidad* puede
tecnología para inhabilitar la protección de la patente. En DSRUWDUPD\RUÀH[LELOLGDG
el caso de las invenciones de tecnologías limpias con
una vida útil comercial muy superior a 20 años se debería Revisión y ajuste
valorar su protección como secretos comerciales, pero
sólo cuando la empresa confíe en su capacidad para Es muy habitual pensar que el proceso ha terminado en el
protegerlos (es decir, cuando disponga de suficientes momento en que se concede una patente. Sin embargo,
conocimientos técnicos, DPI, TI, RR.HH. y recursos en un sector caracterizado por la rápida evolución de
jurídicos consagrados a la protección de los secretos las tecnologías y las tendencias del mercado, revisar
FRPHUFLDOHV\ODLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO periódicamente la cartera de patentes permite que las
empresas de tecnologías limpias detecten los ajustes que
En algunos casos, se puede dar prioridad a las solicitudes deben realizar y les ayuda a responder preguntas como las
de patentes para un producto frente a las patentes siguientes:
para métodos o procesos que no puedan distinguirse ¢/DV UHLYLQGLFDFLRQHV GH SDWHQWHV UHIOHMDQ HO HVWDGR
fácilmente en un producto. Esto se debe a que resulta actual de la tecnología y las tendencias del mercado?
más fácil exigir que se respete una patente cuando ésta ¢'HERVHUPiVHVSHFt¿FRDHQPLVVROLFLWXGHV\GHHVWD
puede identificarse en un producto que cuando se trata forma utilizar mejor las patentes para bloquear la acción de
de un método o proceso, ya que ello implica determinar mis competidores?
y demostrar que el producto ha sido creado empleando
dicho método o proceso. No obstante, los métodos o
procesos con una amplia aplicabilidad son adecuados para La importancia de los modelos de utilidad
la protección mediante patente y pueden ser muy valiosos.
Aunque algunas tecnologías limpias son punteras,
Gestión del presupuesto muchas se basan en tecnologías que llevan muchos años
en el mercado (la denominada ‘tecnología heredada’).
Para crear una cartera de patentes de tecnologías limpias En consecuencia, muchos de los segmentos del sector
GHJUDQYDORUVHUHTXLHUHQFXDQWLRVRVUHFXUVRV¿QDQFLHURV de las tecnologías limpias se caracterizan por una
y de gestión. Los enfoques generales (consistentes en creciente innovación y una convergencia de tecnologías
definir un número objetivo de patentes y asignar cierta ya existentes. Es importante señalar que dichas nuevas
cantidad de dinero a cada una de ellas) de presentación y tecnologías se pueden proteger mediante una patente de
tramitación de solicitudes de patente resultan interesantes invención o de modelo de utilidad, y que los equipos de
para aquellas empresas que tengan presupuestos desarrollo no deben considerarlas como innovaciones sin
limitados, pero con mucha frecuencia son insuficientes importancia.
para obtener patentes de calidad. Las nuevas invenciones
requieren más bien una evaluación cualitativa atendiendo A diferencia de muchos países occidentales, China ofrece
a sus méritos para determinar qué cantidad de los recursos protección mediante patente para los modelos de utilidad.
limitados de una empresa debe destinarse a la búsqueda Dicha protección abarca la forma y la estructura (o una
de información sobre el estado anterior de la técnica*, combinación de ambas) de un producto físico (los métodos
la formulación de reivindicaciones* y la presentación y y las composiciones solo se pueden proteger mediante una
tramitación de la solicitud a fin de obtener una patente patente de invención) durante un período de 10 años (frente
sólida. a los 20 años que contemplan las patentes de invención).
Obtener una patente de modelo de utilidad (a menudo
Cuándo presentar la solicitud denominados coloquialmente ‘invenciones menores’)
requiere un menor nivel inventivo (es decir, el grado de
El momento de presentar una solicitud de patente es innovación añadido a una tecnología ya conocida) que
una cuestión delicada para las empresas de tecnologías en el caso de una patente de invención. Los modelos de
limpias. Cuando se desarrolla una nueva invención, utilidad tienen un coste reducido, se obtienen en poco
a veces puede resultar difícil predecir en qué sentido tiempo (entre 9 y 12 meses de media), y son adecuados
evolucionará la tecnología y los cambios en las tendencias para proteger productos con vidas útiles más cortas.
del mercado. Presentar la solicitud demasiado pronto
puede dar lugar a una patente que no tenga en cuenta Los modelos de utilidad a menudo se consideran una
cómo evolucionará la tecnología varios años después. Sin forma menos consistente de DPI, ya que las solicitudes
embargo, si la solicitud se presenta demasiado tarde, se no se examinan de forma sustancial para determinar su
corre el riesgo de que otros presenten una solicitud para la patentabilidad, y suelen ser descartados por las empresas
misma invención o de que ésta deje de ser patentable si el extranjeras por desconocimiento. Sin embargo, las
carácter secreto de la misma se pierde de alguna forma. empresas chinas llevan muchos años beneficiándose
Muchas veces, las empresas deberán evaluar caso por de las patentes de modelos de utilidad y las utilizan para
3
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en ChinaEstrategias de PI para PYMEs Europeas del Sector de Tecnología Limpia en China
evitar la acción de competidores extranjeros y obtener registren una versión china de sus marcas en idiomas
enormes retribuciones. En el archiconocido asunto Chint extranjeros. En otros documentos del Helpdesk sobre
contra Schneider, la empresa china pudo resolver el caso DPI de China para las PYMEs, se ofrece más información
con 23 millones USD mediante un modelo de utilidad. sobre estrategias de presentación y aplicación de marcas
La combinación de modelos de utilidad con patentes de comerciales (véase el apartado ‘Recursos Relacionados’ al
invención también puede ser una manera inteligente de ¿QDOGHHVWDJXtD
operar con tecnologías limpias basadas en tecnologías
heredadas. En otros documentos del Helpdesk sobre DPI 7. Concesión de licencias y venta de PI
de China para las PYMEs, se ofrece más información
sobre presentación y aplicación de patentes (consultar el La concesión de
DSDUWDGRµ5HFXUVRV5HODFLRQDGRV¶DO¿QDOGHHVWDJXtD licencias y la venta Recuerde: las empresas
d e PI p u e d e ser que tienen previsto conceder
5. Acuerdos, negociación con socios y preparación una importante
licencias deben contar con
para la transferencia de tecnología fuente de ingresos
para las empresas suficiente presupuesto para
Las empresas de tecnologías limpias se enfrentan de tecnologías afrontar posibles litigios y
constantemente al reto de proteger su PI en sus gestiones limpias con PI de negociaciones en torno a la
con contratistas, socios, autoridades regulatorias y muchos gran valor. Muchas concesión de licencias en caso
otros agentes. Aparte de las patentes, los conocimientos PYMEs que operan necesario.
técnicos, los secretos comerciales y la información en el sector de las
confidencial que debe protegerse mediante contrato tecnologías limpias
suelen ser fuentes de ventaja competitiva para muchas están interesadas en conceder licencias de su tecnología
de estas empresas. Ampliamente reconocidos por los a otras empresas de su propio sector. No obstante, la
WULEXQDOHVFKLQRVORVDFXHUGRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGGHEHQ decisión de obtener ingresos mediante la concesión de
utilizarse en todas las transacciones comerciales con licencias o la venta de PI solo debe tomarse después de
terceros con independencia de su volumen, incluido en haber estudiado detenidamente una serie de factores
el caso de subcontratación de la producción. Igualmente importantes. La concesión de licencias de patentes
importantes son una documentación exhaustiva y la generalmente se clasifica en dos categorías: ‘premio’
exigencia de procedimientos rigurosos cuando se revela (carrot) y ‘castigo’ (stick). A continuación se ofrece una
RVHUHFLEHLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO\DTXHDPERVVHUiQ explicación de ambas.
fundamentales en el momento de hacer cumplir el acuerdo
GHFRQ¿GHQFLDOHQFDVRGHTXHH[LVWDDOJ~QSUREOHPD Licencias ‘premio’
Las empresas de tecnologías limpias y de alta tecnología Se refiere a una licencia obtenida voluntariamente por el
que operan en China emplean distintas estrategias para posible licenciatario sin que el propietario de la patente
SURWHJHUVX3,FXDQGRVHWUDQV¿HUHDGLFKRSDtVLQFOXLGDV deba emprender acciones legales. Las empresas con
estrategias ‘black box’*, compartimentación, componentes tecnología de calidad que cubra las necesidades más
a medida, división de funciones y abastecimiento inmediatas no tendrán problemas para encontrar socios
diversificado. En otros documentos del Helpdesk sobre y licenciatarios locales debido a su capacidad para
DPI de China para las PYMEs, se ofrece más información proporcionar soluciones en nichos de mercado que las
sobre protección de la PI en las transferencias de empresas chinas no pueden ofrecer por sí solas. Sentar
tecnología y sobre la protección de secretos comerciales en la mesa de negociación a los posibles licenciatarios
FRQVXOWDUHODSDUWDGRµ5HFXUVRV5HODFLRQDGRV¶DO¿QDOGH depende en gran medida de poder demostrar que se
esta guía). poseen derechos sólidos sobre una tecnología creíble, que
UHTXLHUHFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVHVSHFt¿FRVSDUDVXSOHQD
6. Marcas comerciales y creación de marcas aplicación. Las empresas de tecnologías limpias pueden
acertar con este enfoque cuando la licencia de patente se
Las marcas comerciales son importantes en el sector de combine con una licencia sobre los conocimientos técnicos
las tecnologías limpias, ya que la percepción que tienen asociados a la aplicación o utilización de dicha tecnología.
los ciudadanos desempeña un papel fundamental en la
adopción de nuevas tecnologías y la orientación de las Otra manera de iniciar una negociación para la concesión
políticas públicas. De hecho, una marca sólida puede de licencias es celebrar una subasta. Esto puede hacerse
ser crucial a la hora de conseguir contratos públicos enviando una carta a una serie de posibles licenciatarios
y autorizaciones oficiales. En el caso de las marcas de manera simultánea o a los competidores de dichos
comerciales, en China, al igual que en Europa, rige el licenciatarios. La carta debe ser redactada cuidadosamente
principio del ‘primer solicitante’, lo que significa que a por un abogado para evitar riesgos de pleitos por sentencia
las empresas o los particulares que presenten antes declarativa, que es una acción legal interpuesta por el
una solicitud para registrar una marca comercial se les destinatario de la carta en virtud de la cual solicita a un
concede el derecho exclusivo de utilizarla, salvo en casos tribunal que declare que el receptor no está utilizando ni
especiales, como por ejemplo, cuando la marca goce ya infringiendo los derechos que amparan a la tecnología
de notoriedad. Es importante tener en cuenta que, en de que se trate. Las negociaciones para la concesión de
China, a los consumidores les resulta más fácil pronunciar licencias deben realizarse previa firma de un acuerdo de
y recordar los nombres chinos de una marca comercial confidencialidad en el que figure la promesa del posible
extranjera. La versión china de una marca extranjera puede licenciatario de no solicitar una sentencia declarativa
ser una transliteración o una traducción, si bien la empresa durante las negociaciones.
también puede crear una marca distintiva china. Por otro
lado, la apropiación de PI se hace extensible también a Las licencias ‘premio’ no son la opción predilecta de los
las versiones en chino de marcas comerciales extranjeras. otorgantes de licencias, aunque a veces pueden ser
Por tanto, se recomienda especialmente que las empresas QHFHVDULDV6HUH¿HUHQDFDVRVHQORVTXHXQWHUFHUR\D
4
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en Chinalas licencias, las regalías tardan, como mínimo, entre 2 y
3 años en hacerse efectivas desde el momento en que el
producto llega al mercado.
A la hora de valorar una posible venta de PI, es importante
reconocer que la percepción de valor de la PI por parte
de un comprador potencial podría ser distinta de la del
vendedor, sencillamente porque sus respectivos negocios
tienen orientaciones diferentes. Por tanto, es recomendable
contratar a un consultor externo para determinar el valor
de la PI antes de tomar la decisión de venderla. Una
manera de protegerse frente a un posible ‘arrepentimiento’
del vendedor (es decir, de que le pese haber vendido) es
utiliza una tecnología sin permiso del propietario de la PI, vincular la venta a una licencia de retrocesión. Se trata de
incurriendo, por tanto, en una infracción de los derechos un acuerdo por el que la parte compradora concede una
de dicho propietario. Las empresas inician acciones licencia a la parte vendedora para utilizar la tecnología.
legales con el objeto de exigir el pago de regalías por De esta forma, la parte vendedora tiene derecho a seguir
parte de terceros, para lo cual deben demostrar que la utilizando la tecnología después de la venta. No obstante,
tecnología está cubierta por una PI de la que son titulares, es mejor intentar negociar el derecho a una sublicencia, en
que dicha PI es válida y que están dispuestas a presentar el marco de la licencia de retrocesión, para asegurarse el
una demanda y exigir el cumplimiento de sus derechos mayor número de opciones posible. En otros documentos
de PI. Con frecuencia, los posibles licenciatarios no del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs, se
consideran seriamente el pago de regalías hasta que ofrece más información sobre protección de la PI en
SXHGDGHPRVWUDUVHORDQWHULRU(QGH¿QLWLYDQRUPDOPHQWH las transferencias de tecnología (consultar el apartado
es preciso presentar demandas o amenazar con µ5HFXUVRV5HODFLRQDGRV¶DO¿QDOGHHVWDJXtD
presentarlas. Sin embargo, poner a prueba la PI en un
litigio no está exento de riesgos. En todos los casos, se
pondrá en duda la validez de la PI, y si se pierde el juicio y Aprendizajes Clave
ésta queda invalidada, es posible que la empresa se vea
incapaz de recuperar su inversión y pierda un componente Las PYMEs europeas que operan en el sector de
fundamental de su ventaja competitiva. Por este motivo, las tecnologías limpias deben adoptar un enfoque
muchas empresas no están dispuestas a conceder proactivo para adquirir los conocimientos necesarios
licencias de su PI más esencial a menos que estén y tomar medidas que minimicen el riesgo para la PI a
seguras de la solidez de la misma o tengan otros medios la hora de hacer negocios en China. Con frecuencia,
de garantizar que mantendrán su competitividad. Las las PYMEs se ven atrapadas en oportunidades de
empresas que prevean ceder su tecnología también deben negocio que avanzan con gran rapidez y no abordan
contar con suficiente presupuesto para afrontar posibles adecuadamente las cuestiones más importantes para
litigios y negociaciones en torno a la concesión de licencias la PI. Las PYMEs pueden evitar una disminución
en caso necesario. gradual de la competitividad debido a la pérdida de PI
adoptando un planteamiento estratégico y siguiendo
Casi siempre, el objetivo último de un litigio sobre patentes las siguientes orientaciones:
es la concesión de una licencia. Muchas veces las
empresas conseguirán captar la atención de un posible Desarrollar una estrategia de PI integral y bien
licenciatario simplemente con presentar una demanda y articulada enfocada a la consecución de los
llegar a un acuerdo posterior a través de la negociación, objetivos de negocio.
sin tener que soportar los gastos y la carga que supone Adoptar un planteamiento estratégico en torno
un juicio. Los litigios sobre patentes pueden resultar al desarrollo de una cartera de patentes de
costosos, aunque en China se resuelven con mucha más tecnologías limpias de gran valor y dedicar
rapidez y resultan bastante menos onerosos que en los suficientes recursos para poder obtener patentes
países occidentales. No obstante, el ahorro de costes sólidas.
sigue siendo reducido en China, ya que la mayor parte Estudiar detenidamente cómo se integra la
del gasto por litigios sobre patentes (>50 %) se produce concesión de licencias en la estrategia de negocio
antes de presentar la demanda. Si bien es cierto que una global, y asignar recursos suficientes para
HPSUHVDGHEHSUHSDUDUVHSDUDOOHJDUKDVWDHO¿QDOFXDQGR obtener derechos sólidos de PI que respalden los
presente una demanda, mantener desde el principio una proyectos de concesión de licencias.
comunicación frecuente con el posible licenciatario puede Compartimentar o mantener en secreto (‘black
aumentar las posibilidades de llegar a un acuerdo. box’*) la tecnología y definir puntos de control
para asegurar que ninguna de las partes pueda
Venta de PI utilizarla en su totalidad y mantener por separado
la tecnología o los componentes fundamentales.
Las empresas de tecnologías limpias a menudo desarrollan Adquirir conocimientos prácticos de la PI para
PI que podría no utilizarse en sus operaciones principales, que los aspectos relacionados con el riesgo en
pero cuya compra podría interesar a otras empresas. la materia se tengan en cuenta en las decisiones
Cuando la PI deja de estar asociada a un producto o a empresariales.
un aspecto esencial del negocio, puede ser interesante 8WLOL]DUVLHPSUHDFXHUGRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGFRQ
venderla mediante una cesión de derechos para evitar los WHUFHURV¿OLDOHV\HPSOHDGRV
costes derivados de mantenerla en cartera. A diferencia de Registrar los derechos de PI (patentes, derechos
la concesión de licencias, la venta ofrece a las empresas de autor, marcas comerciales, etc.) en China antes
la ventaja de obtener ingresos inmediatos; en el caso de de proceder a transferir tecnología.
5
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en ChinaEstrategias de PI para PYMEs Europeas del Sector de Tecnología Limpia en China
Estudio de Caso
Los inversores de Perpetual Motion, una pequeña empresa
alemana especializada en la fabricación de sistemas de
transmisión inteligentes que reducen el consumo de energía de
la maquinaria industrial en más de un 80 %, están presionando
para que la empresa entre en el mercado chino. Perpetual
Motion posee varias patentes que abarcan diseños de sistemas
de transmisión en China, pero la mayoría de los procesos de
ingeniería de precisión, necesarios para fabricar los sistemas
de transmisión a un coste aceptable desde el punto de vista
comercial, se presentan en forma de conocimientos técnicos.
Por otro lado, Perpetual Motion utiliza un software especial para
FRQWURODU\PHMRUDUODH¿FLHQFLDGHORVVLVWHPDVGHWUDQVPLVLyQ
inteligentes.
Dada su imperiosa necesidad de obtener efectivo para hacer
frente a sus inminentes necesidades financieras, Perpetual
Motion decide estudiar la posibilidad de conceder licencias de la tecnología a fabricantes de maquinaria industrial
en China. Tras reunirse con varios fabricantes, Guandong Green Machinery Co., Ltd. (GGM) manifiesta su interés
en obtener una licencia en exclusiva. Perpetual Motion acepta y las partes firman un acuerdo de confidencialidad.
Como parte del trato, Perpetual Motion propone conceder una licencia en exclusiva a GGM para utilizar sus patentes
y conocimientos técnicos en China. Durante las negociaciones, GGM realiza un estudio previo de las patentes de
Perpetual Motion. No obstante, las negociaciones se estancan porque las partes no consiguen llegar a un acuerdo sobre
las regalías.
Sin dejarse intimidar, Perpetual Motion decide buscar un socio chino para vender sus productos en China, y encuentra al
Sr. Liang, propietario de Zhejiang Components Co., Ltd. (ZCC), una pequeña empresa de fabricación de componentes.
El Sr. Liang ha trabajado como ingeniero y se ha formado en el extranjero. Además, ZCC es propietaria de algunas
SDWHQWHVSDUDFLHUWRVSURFHVRVGHIDEULFDFLyQ3HUSHWXDO0RWLRQ\=&&VXVFULEHQXQDFXHUGRGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\XQ
acuerdo de servicios de fabricación, y el Sr. Liang acepta fabricar los sistemas de transmisión inteligentes conforme a las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHORVFOLHQWHV3HUSHWXDO0RWLRQGHFLGHPDQWHQHUODVDFWLYLGDGHVGHGLVHxRGHDMXVWHHQ$OHPDQLD\HO
Sr. Liang accede a habilitar una zona segura en su fábrica. Según lo establecido en el acuerdo, Perpetual Motion instala
VHUYLGRUHVGHDUFKLYRVVHJXURVGHVGHORVFXDOHVHO6U/LDQJSXHGHDFFHGHUDGRFXPHQWRVFRQ¿GHQFLDOHVUHODFLRQDGRV
con los procesos de ingeniería de precisión necesarios para fabricar los sistemas de transmisión inteligentes. Perpetual
Motion traslada temporalmente a varios directores técnicos a la fábrica para que impartan formación a los empleados
DXWRUL]DGRVVREUHORVSURFHVRVGHIDEULFDFLyQ7RGRVORVHPSOHDGRVWDPELpQ¿UPDQXQDFXHUGRGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\XQ
DFXHUGRGHQRFRPSHWHQFLD/RVHPSOHDGRVUHFLEHQIRUPDFLyQVREUHWpFQLFDVSHURVRORSDUDSURFHVRVHVSHFt¿FRVFRQ
los que van a trabajar.
Más adelante, tras superar con éxito un período de 6 meses, el Sr. Liang informa a Perpetual Motion de que GGM está
ofreciendo sistemas de transmisión inteligentes similares a un precio más reducido, pero que no aportan el mismo ahorro
de energía que los de Perpetual Motion. Tras una serie de investigaciones, Perpetual Motion sospecha que GGM está
infringiendo sus derechos de patente de diseño sobre los sistemas de transmisión. Aunque Perpetual Motion cuenta
con los recursos necesarios para afrontar un pleito, decide no demandar a GGM por no arriesgarse a que sus patentes
queden invalidadas. En su lugar, utiliza los recursos que se habrían empleado en el litigio para reinvertir en investigación
y desarrollo. Seis meses después, Perpetual Motion desarrolla un nuevo proceso que reduce aún más el coste de
IDEULFDFLyQGHORVVLVWHPDVGHWUDQVPLVLyQLQWHOLJHQWHV\XQQXHYRVRIWZDUHTXHPHMRUDODH¿FLHQFLDGHGLFKRVVLVWHPDV
Lecciones Aprendidas:
Desarrollar una estrategia de PI para el medio y largo plazo, y determinar cómo se integra dicha PI en la
estrategia de negocio global para China.
Puede resultar difícil asegurar una licencia y obtener las regalías de un posible licenciatario, a menos que
pueda demostrarse claramente que los conocimientos técnicos no patentados son fundamentales para que el
producto sea comercialmente viable.
Cuando se toma la decisión de interponer una demanda y hacer respetar los derechos de PI es necesario
tener en cuenta la solidez de las patentes, los recursos necesarios para afrontar el litigio hasta el final y
defenderse ante las más que probables acciones de invalidación de las patentes, así como proteger los
aspectos centrales de la ventaja competitiva de la empresa.
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derechos de propiedad.
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6
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en ChinaGlosario de la Guía*
Búsqueda de información sobre el estado anterior de la técnica ±6HUH¿HUHDODLQIRUPDFLyQVREUHODLQYHQFLyQSDWHQWDGD
que se haya publicado como mínimo antes de la fecha de solicitud de la patente y que pueda rebatir el carácter novedoso
y/o el nivel de inventiva de la invención que pretende ser patentada. Dado que una invención debe ser novedosa y
poseer carácter inventivo para poder ser patentada, la búsqueda de información sobre el estado anterior de la técnica
generalmente corre a cargo del titular de la patente o aquél que trate de recusar la validez de la misma para determinar si
podría mantenerse en caso de impugnación, ya sea en el marco de un procedimiento de invalidación de patente o de un
litigio por infracción de patente.
Formulación de reivindicaciones de patentes – Es el lenguaje utilizado en el ámbito de las patentes para definir el
DOFDQFHGHODVPLVPDV/DVUHLYLQGLFDFLRQHVGHSDWHQWHVGH¿QHQORVSDUiPHWURVGHODVLQYHQFLRQHVTXHSXHGDQLQFOXLUVH
o excluirse del monopolio de la patente. Su formulación generalmente corre a cargo de un abogado especializado en
patentes, ya que las palabras utilizadas son fundamentales para determinar la amplitud del alcance de la protección de las
patentes.
Solicitud divisional±6HUH¿HUHDOSURFHGLPLHQWRTXHVHSHUPLWHHQFLHUWRVSDtVHVSDUDGLYLGLUXQDVROLFLWXGGHSDWHQWHHQOD
que se describa más de una invención diferente en varias solicitudes de patente, cada una relativa a una invención distinta
susceptible de ser patentada en virtud de la legislación en materia de patentes de dicho país.
Patentes de invención – Una patente de invención es aquella que generalmente abarca cualquier método, proceso,
máquina, producto manufacturado o compuesto de material que sea nuevo, útil y con carácter inventivo, aunque el
elemento patentable como patente de invención sea distinto en cada país.
Modelos de utilidad ±6HUH¿HUHHQDOJXQRVSDtVHVDXQVXEFRQMXQWRGHSDWHQWHVTXHWLHQHQXQJUDGRLQIHULRUGHLQYHQWLYD
del que se requiere para las patentes de invención. Los elementos patentables como modelo de utilidad varían entre los
distintos países y pueden excluirse métodos y composiciones. Los modelos de utilidad suelen tener una protección de
menor duración que las patentes de invención.
Estrategia ‘black box’ – Se trata de una estrategia que se aplica en la transferencia de tecnología por la cual se impide que
la parte receptora conozca ciertos aspectos esenciales necesarios para utilizar la tecnología. Un ejemplo sería la entrega
de componentes independientes necesarios para el uso de la tecnología, pero sin revelar cómo funcionan o cómo se han
fabricado dichos componentes.
Empleados-creadores – Generalmente se refiere a aquellos empleados que realizan trabajos creativos o invenciones
para su empleador por encargo de éste o en el ámbito de sus responsabilidades laborales, a menudo con los recursos
económicos y materiales del empleador.
Recursos relacionados disponibles en el sitio web del Helpdesk sobre DPI de China para las
PYMEs (www.china-iprhelpdesk.eu)
1. Tecnología limpia:
Webinar del Helpdesk ‘IPR Protection in China for European SMEs in Clean Technology Industries’
2. Transferencia de tecnología:
Guía del Helpdesk ‘Transferencia de tecnología en China: orientaciones para las empresas’
Webinar del Helpdesk ‘IPR Protection for Technology Transfer to China’
3. Gestión de mejoras tecnológicas en China:
Guía del Helpdesk ‘Using Contracts to Protect your IPR in China’
Guía del Helpdesk ‘Protecting IPR when Conducting R&D in China’
4. Auditorías de PI:
Primeros pasos: Evalúe su PI
5. Patentes y marcas comerciales:
Guía del Helpdesk ‘Patent and Trade Mark Protection in China’
Artículo del boletín de noticias del Helpdesk ‘Focus on Chinese Utility Model Patents (Overview)’
(actualmente solo disponible en inglés)
Artículo del boletín de noticias del Helpdesk ‘Focus on Choosing your Trade Mark Name in China’
(actualmente solo disponible en inglés)
6. Secretos comerciales:
Guía del Helpdesk ‘Guía para proteger los secretos comerciales en China’
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Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en ChinaWWW.CHINA-IPRHELPDESK.EU
El China IPR SME Helpdesk ofrece a las PYMEs asesoramiento gratuito y confidencial de carácter empresarial sobre los
derechos de PI en China.
Servicios del Helpdesk: Remita sus preguntas al Helpdesk por teléfono o correo electrónico
(question@china-iprhelpdesk.eu) o personalmente y recibirá asesoría gratuita y confidencial de primera clase en un
periodo de siete días laborables por parte de un experto en PI de China.
Formación: El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección de la PI en China y el cumplimiento en
Europa y China, adaptadas a las necesidades de las PYMEs.
Materiales: Las guías de orientación empresarial y los materiales de formación sobre DPI del
Helpdesk se pueden descargar desde el portal en línea.
Servicios en línea: El portal en línea multilingüe del Helpdesk
(www.china-iprhelpdesk.eu) ofrece un acceso sencillo a las guías del Helpdesk,
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Última actualización: 2012También puede leer
