La Protección de la Marca en la Empresa Familiar
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La Protección de la Marca en la
Empresa Familiar
1.Importancia de la MARCA en la empresa
(Branding)
2. La MARCA y su protección legal
3. Conflictos más frecuentes entre familiares por la
marca.
4. La necesidad de CREAR un ACUERDO entre
los co-titulares de la marca
info@sanchezyasociados.com.ar
Breve reseña cronológica de cómo una MARCA salvó una
empresa familiar
• 1940 . La familia griega
GEORGALOS se instala en el barrio
de Floresta y comienza a elaborar
una golosina con la marca
MANTECOL
• Poco a poco se transforma en un
éxito de ventas
• 2001. Consecuencia de la crisis
denominada “Efecto Tequila” la
empresa GEORGALOS HNOS SRL
se presenta en convocatoria de
acreedores y vende sólo la MARCA
MANTECOL a Cadbury por casi 30
millones de dólares
• 2008, Georgalos Hnos lanza
Nucrem
¿Por qué es tan importante la MARCA para la
EMPRESA?
• CLIENTES:
– Influye en la decisión de compra
– Influye incluso en la experiencia de uso de los productos
– Es la base de la lealtad
• PROVEEDORES:
– Mejora las condiciones de negociación
• CANAL DE DISTRIBUCION:
– Permite mejorar el acceso de los productos a supermercados, etc
• RECURSOS HUMANOS:
– Es un atractivo extra para reclutar mejores empleados
• FINANCIACION:
– Puede ser muy útil para acceder a créditos, ej. compras apalancadas
• INGRESOS EXTRAS:
– Ingresos por regalías, licencias de marcas, franquicias, co-branding, etc
info@sanchezyasociados.com.arLa Protección legal de la MARCA
• La MARCA y/o el LOGO se protegen a través del registro ante el INPI
• Las marcas se registran con relación a los productos o servicios que
distinguen (Ppio de Especialidad) es decir por clases, por ej.
INDUMENTARIA es la clase 25 y por países (Ppio de Territorialidad) por ej.
Argentina, Brasil, USA, etc
• El registro de la marca es un trámite poco costoso pero largo y bastante
complicado (puede llevar casi dos años)
• La protección consiste en otorgar un DERECHO DE EXCLUSIVIDAD sobre
el USO de la MARCA y el titular puede demandar el cese de uso y los daños
y perjuicios ocasionados como consecuencia de su infracción
• La protección es por un plazo de 10 años, pero puede RENOVARSE en
forma indefinida por su TITULAR, que también puede transferirla.
• Puede ser TITULAR de una marca, una persona física o una persona
jurídica, pudiendo existir además dos o más CO-TITULARESCONFLICTOS MAS
FRECUENTES EN LA EMPRESA
FAMILIAR relacionados con la
MARCA
info@sanchezyasociados.com.arConflictos más frecuentes…
• Falta de REGISTRO
• La MARCA y la RAZON SOCIAL de la EMPRESA
• REGISTRO DEFICIENTE
• PAGINAS WEB y REDES SOCIALES
• FALTA DE RENOVACIONES (CONCURSOS Y
QUIEBRAS)
• REGISTRO DE NUEVOS SIGNOS O LOGOS
• CONDOMINIO SOBRE LA MARCA
• USO DE TERCEROS (familiares o no)
• NULIDADES
• TRANSFERENCIAS
info@sanchezyasociados.com.arConflictos más frecuentes… • “Mi nombre es BOND, James Bond” • “Caín y Abel” • “La GUERRA DE LOS ROSES” info@sanchezyasociados.com.ar
Mi nombre es Bond, James Bond….la
cuestión es ..lo podré registrar?
• ¿Puede alguien
pretender un derecho de
exclusividad a través del
registro de un Apellido?
• Art. 3 inc. H) de la Ley de
Marcas y art. 12 de la ley
18.248
• Casos Pelé, Picasso y
“De la Vega, Florencia
c/TRINIDAD, Roberto
Carlos
info@sanchezyasociados.com.ar“Te quiero como a un hermano,
como Caín a Abel”… Woody Allen
• El CASO “ LA ORQUIDEA”
• La marca corresponde a una afamada florería
fundada en 1934 por Mario Camuyrano
• Luego la marca fue registrada por sus tres
hijas; CECILIA, PATRICIA Y SUSANA….
• Una de ellas CECILIA demando a LA
ORQUIDEA SHOP ARG S.A. (empresa de su
hermana PATRICIA) a que cesara en el uso y
se opuso a que ésta pudiera vender su parte a
dicha empresa.
• El fallo rechazo la demanda, por cuanto los
condóminos tienen derecho a vender su parte
indivisa (art.2676 y 2677 del C.Civil)
• Hoy existen tres FLORERIAS LA ORQUIDEA
y a todas les va …muy mal
info@sanchezyasociados.com.ar“Alguien que hace un paté como este no puede ser una
mala persona (dice un componedor Michael Douglas)
….- Eso depende de que está hecho el paté (responde
K.T.)”
• Las marcas y su
registro, antes o
durante la sociedad
conyugal
• EL caso “LA
®
MARTINA”
info@sanchezyasociados.com.ar“Lando Simonetti sólo conversaba de negocios con
Cambiasso (Padre), ya que para él Martina de Estrada
era sólo la señora que servía el café..” (Diario La Nación,
4 de febrero del 2009)
• 1986: Martina de Estrada y Adolfo
Cambiasso (padre de Adolfito)
registraron la marca “La Martina Polo
Ranch”
• 1989: Martina de Estrada y Lando
Simonetti se “asocian” sin ningún
documento de por medio y registran
“La Martina” clase 25
• 1991: Simonetti registra “La Martina
Saddlery” (Mixta)
• 2001: Se divorcia Martina De
Estrada y Cambiasso
• Actualmente hay 27 juicios entre De
Estrada y Simonetti y más de 74
solicitudes de marcas presentadas
por ambosAlgunas cuestiones que hacen a la Marca y la Sociedad Conyugal (según el “actual” Código Civil) • Pertenecen a la SOCIEDAD CONYUGAL: • Las MARCAS (como bienes inmateriales) existentes a la disolución de la sociedad conyugal, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges, cuando se celebro el matrimonio o si fueron adquiridos después por herencia, legado o donación (art. 1271 del C.Civil) • Las MARCAS que cada uno de los cónyuges o ambos adquieran durante el matrimonio, por cualquier título (art. 1272) • Las REGALIAS (por licencias o explotación de la marca) tanto de las marcas que ya estuvieran registradas por los conyuges antes del matrimonio como las posteriores al mismo (art. 1272) • Y dice también el mismo artículo “ LAS MEJORAS QUE DURANTE EL MATRIMONIO, HAYAN DADO MAS VALOR A LOS BIENES PROPIOS (marca registrada antes del matrimonio) de CADA UNO DE LOS CONYUGES”
La NECESIDAD de crear “acuerdos” con
respecto al USO y demás aspectos relacionados
con las MARCAS
• Acuerdos entre TITULARES de la marca y LICENCIATARIOS O
AUTORIZADOS como por ej. la SRL o S.A. dueña de la empresa
familiar
• Acuerdos entre los socios dentro de la SOCIEDAD si ésta es la única
dueña de la marca (una marca registrada puede ser aportada por un
socio al capital de la SRL o S.A. por ser un bien determinado y
suceptible de ejecución forzada conforme el art. 39 de la ley de
Sociedades)
• Acuerdos entre los co-titulares de la marca: dice el art. 9 de la LM, “Una
marca puede ser registrada conjuntamente por dos o más personas. Los
titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y
renovar la marca: Cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el
registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su
defensa, y UTILIZARLA, salvo ESTIPULACION en contrario”“ESTIPULACION en CONTRARIO”
• Significa que los co-titulares de la marca pueden en virtud de un contrato
establecer un REGIMEN DE COMUNIDAD SOBRE LA MARCA, que
estipule lo siguiente:
• Quienes y como USARAN LA MARCA
• Como distribuirán las regalías en caso de licenciar la marca
• Limitaciones a las facultades de ceder la parte inidivisa que les
corresponda (preferencias, etc)
• Quien se hará cargo de los gastos de administración y conservación de
la marca (custodia, oposiciones, renovaciones, acciones legales
• Cómo habrán de proceder para el caso de ser necesaria la “partición” de
la cosa común e incluso disponer un régimen de INDIVISION FORZOZA
• Y cualquier otro aspecto relacionado con la MARCA
info@sanchezyasociados.com.ar• Acerca del autor Fernando J. Sánchez : Es abogado y agente de la propiedad
industrial. Ha cursado estudios de Postgrado en Propiedad Intelectual en la
Universidad Austral (Buenos Aires) , en la carrera de postgrado de especialización
en Derecho de la Alta Tecnología en la Universidad Católica Argentina (Buenos
Aires), en la Universidad de Santa Catarina, en Florianópolis (Brasil),en la Academia
Judicial Interamericana (Washington EEUU) y en la Franklin Pierce Law School
(Concorde New Hampshire; EEUU). Consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo para el Programa LA MARCA INTA (Inst. Nacional de Tecnología
Agropecuaria).. Ha dictado diversos seminarios y cursos de postgrados, entre los
cuales se destacan las “Primeras Jornadas sobre Competencia Desleal”, el
seminario sobre “Gerenciamiento de Marcas” ambos en la U.A.I. ,el “Curso sobre
Derecho de Marcas” en la P.U.C.A ,“Construcción de Marcas Valiosas” en la
Asociación de Dirigentes de Comercialización de Rosario y “Construcción de marcas
y protección legal” en la Universidad Tecnológica de Rafaela (Pcia. de Santa Fe),
entre otras. Ex presidente del Comité de Propiedad Industrial de la Federación
Interamericana de Abogados con sede en Washington (EEUU). En tal carácter ha
disertado durante las Conferencias celebradas en Río de Janeiro (1997), México
(1999), Panamá (2000), República Dominicana (2001) Cochabamba, Bolivia (2002) y
New Orleáns, EEUU (2003). Fue invitado a disertar sobre “Marcas globales y
legislación marcaria” por la Universidad Milton Campos de Bello Horizonte (Brasil) y
por la Asoc. Mundial de Jóvenes Juristas y Fedecámaras de Venezuela, para disertar
sobre “Marcas del Mercosur” en la ciudad de Caracas. Conjuntamente con Raymond
Perrier de la consultora inglesa “Interbrand” disertó sobre “Valuación de Marcas”
invitado por la firma Institute for International Research. Editorial Astrea publicó en
“Derechos Intelectuales 8” su trabajo “Piratería Marcaria Internacional y Medida
Cautelar Innovativa”. También fue publicado su trabajo sobre “Incorporación de
marcas al activo de las sociedades” presentado en el Congreso Nacional de Derecho
Societario del año 2001. Director titular del “Estudio Sánchez & Asociados-
Abogados- Marcas y Patentes”.Datos de contacto:
BV. OROÑO 115 PRIMER PISO, OF 5. Rosario, Argentina
0054- 0341- 4218906/4210713
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