MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA Y LA SUPERACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
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MARCA NOTORIA Y
RENOMBRADA Y LA
SUPERACIÓN DEL PRINCIPIO
DE ESPECIALIDAD
XIV Seminario Regional sobre propiedad
intelectual para jueces y fiscales de América
Latina
Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado Tribunal Marca Comunitaria EspañaI) Introducción
• O
Origen
i jjurisprudencial
i d i l germano d
de lla marca
notoria
– –Sentencias
S t i
• de 1923 –“4711”-,
• de 1924
9 –“Odol”-,
Odo ,
• de1927 –“Salamander”- y
• de1945 –“Koh-i-Noor”-.
• La protección de la marca renombrada más allá
de la regla de especialidad es “actualmente
actualmente uno
de los pilares básico del Derecho Europeo de
marcas Fernández Nóvoa .
marcas”-Fernández-Nóvoa-.I) Introducción
• R
Reconocimiento
i i t DiDirectiva
ti 89/104/CEE ((actual
t l
2008/95) y Reglamento 40/94 (actual 207/09):
• Ámbitos de protección:
– Registral
– Validez de la marca registrada
g
– Infracción –derecho de exclusiva-
• La protección lo es en todos los casos
• a) Del carácter distintivo y del renombre o
reputación
• b) Frente
F a la
l explotación
l ió desleal
d l l y all
perjuicio sin justa causa.II) Razones de la mayor
protección a la marca notoria
• Marca, activo patrimonial e inversión.
g
• En origen: a mayor
y notoriedad menor riesgo g de
confusión.
• En la actualidad: mayor riesgo por asociación o
vínculo en el caso tanto del riesgo directo –por
consumidor superficial-
superficial o indirecto –por
por
consumidor atento e informado- STJUE asunto
C-251/95,
C 251/95, (Sabel), asunto C-342/97,
C 342/97, Lloyds.
• En este sentido STMC 30 abril 2013 (Camper)II) Razones de la mayor
protección a la marca notoria
• JJustificación:
tifi ió razones d de jjusticia
ti i asociadas
i d a lla
lógica del derecho marcario donde la protección
se justifica por sus funciones –Sancho
Sancho Gargallo
Gargallo-..
En la marca notoria se acentúan estos fines.
• Además, mayor y riesgo g de perjuicio
j o
aprovechamiento desleal de la mayor
distintividad y de la reputación. –STJUE 375/97
General Motors
• “cuanto mayores sean el carácter distintivo y el
renombre de la marca anterior, más fácilmente
podrá admitirse la existencia de un perjuicio” (ap
30)III) Regulación internacional de
la marca notoria. CUP y ADPIC
• Art 6 bis CUP: la protección que confiere lo es sobre la
consideración de que a mayor notoriedad del signo,
mayor riesgo de confusión, pero no más allá del
principio
i i i d de especialidad.
i lid d
• Previsión de protección de la marca notoria aunque no
estuviera registrada,
g , si lo estaba en algún
g p país del CUP.
• Acuerdos ADPIC. También contienen una referencia a la
marca notoriamente conocida –art 16- señalando que es
aquella que es conocida en el sector del público
pertinente, disponiendo que se aplique el art 6 CUP a
los servicios y extiende su protección más allá del
principio de especialidad si hay conexión entre bienes y
servicios y es probable que el uso lesiones los intereses
del titular de la marca.III) Regulación de la marca
notoria en Iberoamérica
• MÉXICO
É
• COSTA RICA
• COLOMBIA
• DECISION 486IV) Notoriedad y superación del principio de
especialidad en el Derecho Europeo.
Europeo Directiva
89/104/CEE (actual 2008/95)
• a) Protección frente al registro de un signo idéntico o similar y como
causa de nulidad del registro.
• )
Art 4-4-a):
• Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se
deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se
declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
• a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en
el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido
registrada, para productos o servicios que no sean similares a
aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior
anterior, cuando
la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que
se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa
, pretenda
causa,se p obtener una ventajaj desleal del carácter
distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar
perjuicio a los mismosIV) Notoriedad y superación del principio de
especialidad en el Derecho Europeo.
Europeo Directiva
89/104/CEE (actual 2008/95)
• b) Protección
P t ió ffrente
t all uso por ttercero
• Art 5-2 Directiva
• Cualquier Estado miembro podrá asi mismo disponer
que el titular esté facultado para prohibir a cualquier
tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico
económico, de cualquier signo idéntico o similar a la
marca para productos o servicios que no sean similares
a aquéllos para los que esté registrada la marcamarca, cuando
ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la
utilización del signo realizada sin justa causa se
pretenda
t d obtener
bt una ventaja
t j desleal
d l ld dell carácter
á t
distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.IV) Notoriedad y superación del principio de
especialidad en el Derecho Europeo.
Europeo Directiva
89/104/CEE (actual 2008/95)
• c) Idéntica protección está conferida a la
marca Comunitaria
• Reglamento 207/09
• artt 8-5
8 5 –motivos
ti d
denegación
ió relativos-
l ti
• 9
9-1-c)c) –derechos
de ec os conferidos
co e dos por
po la
a marca.
a caV) Concepto “marca notoria”.
Cuestión terminológica
• El TJUE en Sentencia General Motors asunto C-375/97
C 375/97 aclaró:
• La marca notoria debe conocerla una parte significativa del público
interesado por los productos o servicios amparados por ella.
• En eel mismo
s o se
sentido
do S
STJUE
JU de 6 de ococtubre
ub e de 2009,
009, C
C-301/07
30 /0
(Pago)
– "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público
pertinente " (ap. 20).
• Las expresiones “marca
“ notoria”,
” ““marca conocida”” y ““marca que
goce de renombre” constituyen una única categoría.
• En la Directiva se reserva la expresión “notoriamente conocida” a
las marcas a las que no van más allá del principio de especialidad y
la expresión “gocen de renombre” a las que van más allá del
principio de especialidad –art 4-4ª) y 5-2 Directiva-
• STJUE 10 abril 2008
2008, asunto C-102/07
C 102/07, (Adidas/Marca Mode CV): en el
juicio de confusión ha de tenerse en cuenta el elevado carácter distintivo,
intrínseco y porqué son conocidas, de la marca anterior que disfrutan, si es
así, de mayor protección. (vide apt. 28 –concepto riesgo confusión-, 29 –
factores para apreciarlo- y 39 –apreciación
apreciación global-)
global-).VI) Análisis del concepto de
notoriedad de una marca
• L
La notoriedad
t i d d como h hecho
h ((requiere
i prueba.
b N No
hay autoridad –a parte de la judicial con ocasión
de un proceso-
proceso que atribuya la notoriedad a una
marca)
• La notoriedad como hecho jjurídico ((mayor
y
protección)
• Elementos determinantes de la notoriedad (no
alternativos ni cumulativos –STS
STS 23-7-12
23 7 12 –
Maristas-):
• cuantitativos
• cualitativosVII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• Í
ÍNDICE
– Introducción
– Pronunciamiento judicial sobre los
elementos a valorar
– Pronunciamiento judicial sobre tipología
de público relevante
– Pronunciamiento judicial sobre aspectos
cuantitativos
tit ti d
dell público
úbli relevante
l tVII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• 1. Criterios para determinar o inferir que una marca es notoria.
1.-
Recomendación Conjunta relativa a Disposiciones Sobre la
Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (OMPI y CUP
1999)
• G d d
Grado de conocimiento.
i i Q
Que lla marca sea conocida
id y llo sea en
círculos interesados relevantes. Conforme a la Recomendación,
tales círculos lo serán al menos (cuota de mercado)
• Los consumidores reales o potenciales
• Los que participan en los canales de distribución
• Los círculos comerciales
• D
Duración,
ió magnitudit d y alcance
l geográfico
áfi d dell uso d
de lla marca ((uso,
criterio muy pertinente según la Recomendación)
• Duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de
la marca
marca, incluyendo publicidad
publicidad, presentación en ferias o
propaganda.
• Duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier registro y/o
solicitud de registro de la marca
• El ejercicio satisfactorio de los Derechos sobre la marca, en
particular, el reconocimiento de la notoriedad por autoridades
competentesVII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• 2
2.- Pronunciamientos
P i i t jjudiciales.
di i l
• a) Pronunciamiento judicial sobre
elementos a valorar
• STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07
(Pago)
• "el juez nacional debe tomar en consideración
todos los elementos pertinentes de los autos,
es decir, en particular, la cuota de mercado
poseída por la marca, la intensidad, la
extensión geográfica y la duración del uso
uso, así
como la importancia de las inversiones
realizadas por la empresa para promocionarla "
(
(ap. 25).
)VII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• b) Pronunciamiento
P i i t judicial
j di i l sobre
b tipología
ti l í
público relevante
• STJUE 375/97
• “El público entre el cual la marca anterior debe
h b adquirido
haber d i id renombre b es ell iinteresado
t d por
esta marca, es decir, dependiendo del producto
o del servicio comercializado
comercializado, podrá tratarse del
gran público o de un público más especializado,
por ejemplo,
ejemplo un sector profesional determinado .”
(ap 24)VII) Elementos cuantitativos.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• c)) Pronunciamiento
P i i t judicial
j di i l sobre
b aspectos t
cuantitativos del público relevante
• STJUE C-375/97
• Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2,
de la Directiva permiten exigir el conocimiento
de la marca por un determinado porcentaje del
público así definido. (ap 25)
• El grado de conocimiento requerido debe
considerarse alcanzado cuando una parte
significativa del público interesado por los
productos o servicios amparados por la marca
anterior conoce esta marca. (ap 26)VIII) Elementos cualitativos
• Valor asociado a la marca
• Proyección por parte del público de expectativas acerca de buena calidad
de productos o servicios designados por la marca.
• Capacidad para condensar la reputación o goodwill más allá de los
productos originales.
• ¿Incorpora este valor un signo notorio a otro nuevo y posterior, haciéndolo
a su vez notorio?.
• S b lla ttransmisión
Sobre i ió d de lla notoriedad
t i d dd dell signo
i se h
ha di
dictado
t d
recientemente por el Tribunal de Marca Comunitario -STMC 5 julio 2013 –
caso Oreo-, resolución poniendo de relieve que ello es posible si concurren
las circunstancias que justifiquen la transmisión de la información relevante
d lla marca all nuevo signo:
de i ““…la
l iinclusión
l ió en ella
ll d
dell elemento
l t
denominativo OREO como elemento claramente predominante,
fundamental en el signo, con una disposición absorbente en el conjunto
(grandes letras, en el centro del envase),
(g ) acompañada,
p además, de la
representación de dos galletas OREO (marca notoria, como hemos
afirmado también con anterioridad), son datos que permiten inferir un
conocimiento generalizado de la marca por parte del consumidor relevante,
al igual
g q
que éste lo tiene tanto del elemento denominativo OREO como de
la marca tridimensional consistente en la forma del producto OREO.IX) El elemento territorial.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• a)) Marca
M notoria
t i nacional
i l
• STJUE C-375/97
• ““En el ámbito territorial, el requisito se cumple
cuando, según los términos del artículo 5,
apartado
t d 2
2, d
de lla Di
Directiva,
ti lla marca goza d
de
renombre «en el Estado miembro». Al no
proporcionar la disposición comunitaria
precisiones en este sentido, no puede exigirse
que el renombre exista en «todo» el territorio del
Estado miembro. Basta con que exista en una
parte sustancial de éste.” ((ap
p p 28))IX) El elemento territorial.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• a) Marca notoria nacional (2)
• STJUE 22 de noviembre de 2007 Asunto C-328/06 (Petición de
decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de
Barcelona) La cuestión planteada se refiere únicamente al alcance
Barcelona).
geográfico de la notoriedad de una marca anterior conforme a la
Directiva 89/104.
• “no ppuede exigirse
g q
que la notoriedad exista en «todo» el territorio
del Estado miembro sino que basta con que exista en una parte
sustancial de éste (véase, por analogía, la sentencia de 14 de
septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421,
apartado 28
28, en relación con el concepto afín de «renombre» de
una marca, con respecto al cual el artículo 5, apartado 2, de la
Directiva remite también a una apreciación «en el Estado
miembro»).”) ((ap.
p 17))
• Y aclara
• “el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la
p
expresión «en un Estado miembro» se opone
p aq
que dicha expresión
p
se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que
no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado
miembro ” (ap. 18)IX) El elemento territorial.
Pronunciamientos judiciales TJUE
• b) marca notoria comunitaria
• STJUE 6 octubre de 2009, Asunto C-301/07 C 301/07 (Pago)
• El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE)
nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria,
comunitaria debe interpretarse en el
sentido de que, para gozar de la protección prevista en
dicha disposición, una marca comunitaria debe ser
conocida por una parte significativa del público
interesado en los productos o los servicios amparados
por ella, en una parte sustancial del territorio de la
C
Comunidad
id d EEuropea, y que, tteniendo
i d en cuenta t llas
circunstancias del asunto principal, puede considerarse
que el territorio del Estado miembro de que se trate es
una partet sustancial
t i ld
dell tterritorio
it i d de lla C
Comunidad.
id dX) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• ÍNDICE
– Vínculo e infracción
• Concepto
C t
• Pronunciamientos judiciales sobre el vínculo
• El vínculo como condición de la infracción
– Conductas infractoras. Pronunciamientos
judiciales sobre conductas no toleradas.
• Dilución.
Dil ió Definición
D fi i ió y caracterización
t i ió del
d l perjuicio
j i i all
carácter distintivo
• Difuminación o degradación. Definición y
caracterización del perjuicio al renombre de la marca
o goowill
• Parasitismo o free-riding. Definición y caracterización
de ventaja desleal del carácter distintivo o de la
reputación condensada por la marcaX) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• 1) Vínculo e infracción.
infracción
• a) Concepto
• STJUE 375/07, General Motors de 14 de septiembre de
1999
• “a diferencia del artículo 5, apartado 1, el artículo 5,
apartado 2,
2 de la Directiva protege las marcas
registradas para productos o servicios no similares, el
primer requisito que impone implica un cierto grado de
conocimiento de la marca anterior entre el público
público. En
efecto, sólo en el supuesto de que la marca sea
conocida en grado suficiente, el público, confrontado con
l marca posterior,
la t i podrá,d á en su caso, iincluso
l para
productos o servicios no similares, establecer una
relación entre ambas marcas y, como consecuencia de
ello,
ll podrá
d á resultar
lt perjudicada
j di d lla marca anterior.”
t i ” ((ap 23)X) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• b) Pronunciamientos judiciales sobre el vínculo
• STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode
CV)
• “basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre
tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el
signo y la marca" (ap. 41).
• STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (L´Oreal)
• “no se exige
g que el ggrado de similitud entre el signo
g utilizado por el tercero
y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un
riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la
marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca
un vínculo entre el signo
g y la marca”
• STJUE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")
• “por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca
posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior“
• “C
“Cuandod másá ffuerte
t sea ell carácter
á t didistintivo
ti ti d de lla marca anterior,
t i bi bien sea
intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable
será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente
evoque
q la marca anterior” ((ap.p 54))
• "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor
medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz,
equivale a la existencia de dicho vínculo" (ap. 60)X) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• c) El vínculo como condición de la infracción
• STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
• “La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye
una condición necesaria pero insuficiente
insuficiente, por sí misma
misma, para que
se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el
artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art.
9.1.c RMC- g garantiza la p
protección a favor de las marcas de
renombre " (ap. 37).
• STS 30 mayo 2013 –Tupperware/tuppersex-
• “…dicha mayor y protección
p reconocida a la marca notoria p presupone
p
un determinado grado de similitud entre las confrontadas, de modo
que el público pertinente establezca una relación o vínculo entre
ellas, sin confundirlas; es decir, no se exige un grado de similitud tal
entre los signos que permita afirmar el riesgo de confusión
confusión, pero sí
que todos los factores pertinentes permitan afirmar un cierto vínculo
entre ellos, suficiente para causar alguno de los perjuicios que
jjustifican la p
protección”X) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• 2) Conductas infractoras
infractoras. Pronunciamientos judiciales sobre las conductas no
toleradas. Infracciones.
• a) Aprovechamiento ilícito del carácter distintivo “…esto es, la obtención de
ventaja por el tercero, originada por la transferencia de la imagen de las marcas
notorias de la demandante a los servicios distinguidos con las similares de la
demandada, de modo que su comercialización resulte facilitada por dicha asociación
co las anteriores notoriamente conocidas (STS 30 mayo 2013)”
• b) Aprovechamiento ilícito de la reputación o goodwill que condensa la marca
notoria
• c) Perjuicio para el carácter distintivo de la marca notoria “…esto es, para
provocar dilución o debilitación de su capacidad para identificar, como procedentes
de su titular, los productos o servicios para los que habían sido registradas, al no
provocar la asociación inmediata con ellos ((STS 30 mayo
p y 2013)”)
• d) Perjuicio para la reputación o renombre de la marca “…esto es, la
degradación o merma del poder de atracción vinculado a aquél (STS 30 mayo 2013)”
• STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
(L Oreal)
• “Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte
aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la
sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28). ” (ap 42)X) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• 1) Dilución -STJCE
STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)-
(L'Oreal)
• Definición y caracterización del perjuicio al carácter distintivo:
• "En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca,
denominado igualmente «dilución»,
«dilución» «menoscabo» o «difuminación»
«difuminación»,
dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha
marca para identificar como procedentes de su titular los productos
o servicios ppara los q
que se registró,
g , yya q
que el uso del signo
g idéntico
o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la
marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en
particular, cuando la marca, que generaba una asociación
inmediata con los productos o servicios para los que se registró
registró,
deja de tener este efecto" (ap. 39).X) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• 2) Difuminación o degradación - STJCE 18 de junio de 2009 (L (L'Oreal)
Oreal) -
• Definición y caracterización del perjuicio al renombre de la marca o goodwill
• "En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también
denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se
produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el
signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de
atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede
resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el
tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia
negativa sobre la imagen de la marca" (ap. 40).
• Pronunciamientos judiciales sobre la difuminación
• STJUE Asunto C-59/08, (Dior-Copad)
• “Pues
Pues bien,
bien como destaca el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones
conclusiones,
la calidad de los productos de prestigio, como los que son objeto del litigio principal,
resulta no sólo de sus características materiales sino también del aura y de la
imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo” (ap. 24)
• “De
De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por
licenciatario a terceros que no forman parte de la red de distribución selectiva afecte
a la propia calidad de estos productos, de manera que, en semejante supuesto, una
cláusula contractual que prohíba dicha venta deba considerarse comprendida en el
artículo 8,, apartado
p 2,, de la Directiva” ((ap.
p 30))X) Marca notoria e infracción. Vínculo e
identificación de conductas no toleradas
• 3) Parasitismo o “free
free-riding
riding” STJCE 18 de junio de 2009 (L (L'Oreal)
Oreal)
• Definición y caracterización de ventaja desleal del carácter distintivo o de la
reputación condensada por la marca.
• “el concepto de “ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca” –
también designado con los términos “parasitismo” y de “free
“free-riding”-
riding” no se vincula al
perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del
signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que,
gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características
proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar
similar,
existe una explotación manifiesta de la marca de renombre”
• Pronunciamiento sobre el significado de la deslealtad de la ventaja
• STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
• “A
A este respecto ha de precisarse queque, cuando un tercero pretenda aprovecharse de
una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse
de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo
comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de
ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo
de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter
distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal”XI) Otros pronunciamientos sobre marca
notoria en la doctrina TJUE
• 1.- STJUE de 9 de enero de 2003
1 2003, CC-292/00
292/00 (Davidoff) – doctrina reiterada asuntos
C-408/01 (Adidas) y C-487/07 (L´Oreal)
• “no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección
de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para
productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para
productos o servicios no similares" (ap. 25).
• Es decir, la protección de marcas renombradas se aplica no sólo a productos o
servicios dispares sino también respecto de productos o servicios que sean idénticos
o similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca
marca.
• 2.- STJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07 (L´Oreal)
• La mayor protección de la marca notoria
• “el artículo 5 apartado 2 de la Directiva 89/104 establece, a favor de las marcas de
renombre una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de dicho
renombre,
artículo 5.”
• 3.- STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas)
• “la protección que confiere el artículo 5 apartado 2 de la Directiva, no está
supeditada
dit d a que se constate
t t un gradod de
d similitud
i ilit d entre
t ell signo
i y lla marca d
de
renombre (y) que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre
ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga
como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca”
• Por tanto,
tanto para que exista similitud en el caso de las marcas notorias basta un mero
vínculo. Dicho de otro modo, el concepto de grado de similitud entre signos es
distinto que en el caso de las marcas ordinariasXII) La marca notoria en la Ley
de Marcas española
• a)) Registro
R i t
• Prohibición de registro
g de signos
g idénticos
y en caso de riesgo de confusión –art 6
LM-
• Marca anterior –art 6-2-d) “Las marcas no
registradas que en la fecha de
presentación o prioridad de la solicitud de
la marca en examen sean «notoriamente
conocidas» en España en el sentido del
artículo 6 bis del Convenio de París
París.”XII) La marca notoria en la Ley
de Marcas española
• La marca notoria en la Ley de Marcas
• Prohibición de registro más allá del principio de especialidad (sólo
respecto de los registrados)
• –art 8-1 LM-
• “No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o
semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se
solicite su registro para productos o servicios que no sean similares
a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos
p
notorios o renombrados en España, , el uso de esa marca pueda
p
indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por
la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese
uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o
renombre de dichos signos anteriores.”XII) La marca notoria en la Ley
de Marcas española
• Art 8-2
8 2 concepto marca notoria
• “A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre
comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración,
intensidad o alcance geográfico de su usouso, valoración o prestigio
alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean
generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que
se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen
di h marca o nombre
dicha b comercial.
i l L
La protección
t ió otorgada
t d en ell
apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo,
alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto
más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la
marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del
público o en otros sectores relacionados.”
• p marca renombrada
Art 8-3 concepto
• “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el
público en general, se considerará que los mismos son
renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier
género
é de
d productos,
d t servicios
i i o actividades.
ti id d ”XII) La marca notoria en la Ley
de Marcas española
• b) Protección
P t ió ded la
l marca notoria
t i en caso de d
infracción. LÍMITES
• Marca notoria registrada.
registrada Ius prohibendi –art
art 34-2 LM-
• Marca notoria no registrada.
– Ius p
prohibendi limitado a los supuestos
p a)) y b)) art 34-2 LM
(prohibición de identidad y de riesgo de confusión)
– No protección, sin registro, más allá del principio de especialidad.
• Protección sólo vía competencia desleal
– –art 6 LCD si hay riesgo de confusión,
– -art 12 LCD si el uso comporta aprovechamiento de la
reputación ajena.XIII) La marca notoria en el Reglamento
de Marca comunitaria
• Idéntica regulación pero sin el planteamiento de
la marca no registrada.
• En el sistema comunitario no existe la marca
comunitaria no registrada
g –art 6 RMC- ((salvo a
los efectos de oposición al registro amparada
por derecho nacional –art 8-4 RMC).
• Sólo se adquiere por registro, sin excepción a
favor del nacimiento de la marca comunitaria
por virtud de la notoriedad del signo.XIV) La prueba del carácter
notorio de la marca
• a) Principios
• Necesidad de la prueba –es un hecho-
• Principio dispositivo –art
art 216, 281 y ss LEC
LEC-
• Gramen probatorio –art 217 LEC-
• Prueba de la notoriedad –art 8-2 LM-
• STJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
• “para determinar el carácter distintivo de la marca y, por
consiguiente evaluar si posee un elevado carácter
consiguiente,
distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar
globalmente la mayor o menor aptitud de la marca…la
cuota de mercado…la
mercado la intensidad,
intensidad la extensión
geográfica y la duración del uso…la importancia de las
inversiones hechas por la empresa para promocionarla,
la proporción de los sectores interesados que identifica
los productos o servicios.”XIV) La prueba del carácter
notorio de la marca
• b) Medios probatorios específicos
específicos.
• STJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
• Reconoce la utilidad probatoria de las declaraciones de las Cámaras de
Comercio e Industria y de otras asociaciones profesionales –considerandos
considerandos
22 y 23-
• Han sido valorados por STMC de 4 febrero 2009 (asunto Bhudda Bar)
• STJUE de 16 de julio de 1998 reconoce por vez primera el papel de los
sondeos
d d
de opinión
i ió como iinstrumentos
t t probatorios
b t i
• Recomendaciones conjuntas OMPI/CUP se establece de forma expresa
que el grado de conocimiento o reconocimiento de una marca pueda
determinarse mediante
• Encuestas a los consumidores
• Sondeos de opinión
• Con la Leyy de Enjuiciamiento
j Civil vigente,
g es dable p
presentar
• Estudios demoscópicos
• Sondeos de opinión
• Análisis de mercadoXIV) La prueba del carácter
notorio de la marca
• L
La prueba
b ddell carácter
á t notorio
t i dde lla marca
• STMC 16 octubre 2012 (asunto Cegasa-Proin).
Concepto encuesta:
• “…una encuesta es una técnica de investigación de
cuestiones dirigidas
g a una muestra representativa
p de
población o instituciones, con el fin de conocer estados
de opinión o hechos específicos, una investigación
realizada sobre una muestra de sujetos representativa
de un colectivo mas amplio, que se realiza utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación con
i t
intención
ió dde obtener
bt mediciones
di i cuantitativas
tit ti d
de una
gran variedad de características objetivas y subjetivas
de la población ”XIV) La prueba del carácter
notorio de la marca
• La prueba del carácter notorio de la marca
marca.
• Algunos pronunciamientos sobre los estudios de mercado y sondeos de
opinión.
• STMC Caso Oreo:
• Las dos certificaciones de la Federación Española de
Asociaciones…concluyen diciendo que la marca tridimensional que nos
ocupa “es notoriamente conocida en el sector galletero español”. Prueba
inútil e insuficiente
insuficiente, pues ni se indican las fuentes que han permitido llegar a
tal conclusión ni el conocimiento lo predican del público interesado o
relevante (los consumidores de galletas) sino de un ámbito profesionalizado
(el sector galletero español).
• …Esta
E t falta
f lt de
d aportación
t ió es relevante
l t (la
(l ffacilidad
ilid d y di
disponibilidad
ibilid d
probatoria son plenas por la demandante, art. 217 LEC) pues no es dable
sustituir la apreciación de la notoriedad (como concepto jurídico) que ha de
hacer el Tribunal p por la apreciación
p q
que ppuedan hacer asociaciones de
diversa índole. Las certificaciones de notoriedad marcaria emitidas por esas
asociaciones, para que vean incrementada su fuerza a los efectos de la
acreditación de aquélla, deben indicar las fuentes que permiten alcanzar
esa conclusión,, correspondiendo
p a la p
parte,, si la certificación no las
incorpora, aportarlas al procedimiento, a fin de no hurtar al Tribunal la
posibilidad de confrontarlas con la certificación que se basa en ellas.XV) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
NOTORIAMENTE CONOCIDOS EN EL
ACUERDO CARTAGENA
• Concepto legal:
– Artículo 224.- Se entiende por signo
distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier País
Miembro por el sector pertinente.
• Regulación legal
– TÍT XIII Decisión 486También puede leer
