Marca Renombrada Presupuestos. Protección. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Prueba - Congreso Internacional sobre el Derecho de los Mercados

Marca Renombrada
  Presupuestos. Protección.
Jurisprudencia del Tribunal de
       Justicia. Prueba.

 Congreso Internacional sobre el
   Derecho de los Mercados
     Cali, Colombia, 24 y 25 de julio 2014

Índice
•     Introducción                        •   Marca notoria e infracción. Vínculo e
•     Razones de la mayor protección a        identificación de conductas no toleradas
      la marca notoria                         – Vínculo e infracción
•     Regulación internacional de la                  • Concepto
      marca notoria                                   • Pronunciamientos judiciales
•     Notoriedad y superación del                       sobre el vínculo
      principio de especialidad en el                 • El vínculo como condición de
      Derecho Europeo.                                  la infracción
                                               – Conductas infractoras.
•     Notoriedad en el derecho                     Pronunciamientos judiciales sobre
      iberoamericano                               conductas no toleradas.
•     Concepto “marca notoria”.                       • Dilución. Definición y
      Cuestión terminológica                            caracterización del perjuicio al
•     Análisis del concepto de                          carácter distintivo
      notoriedad de una marca                         • Difuminación o degradación.
•     Elementos cuantitativos.                          Definición y caracterización del
      Pronunciamientos judiciales                       perjuicio al renombre de la
      TJUE.                                             marca o goowill
    –     Pronunciamiento judicial                    • Parasitismo o free-riding.
          sobre los elementos a valorar                 Definición y caracterización de
                                                        ventaja desleal del carácter
    –     Pronunciamiento judicial                      distintivo o de la reputación
          sobre tipología de público                    condensada por la marca
          relevante                       •   Otros pronunciamientos TJUE sobre
    –     Pronunciamiento judicial            marca notoria
          sobre aspectos cuantitativos    •   La marca notoria en la Ley de Marcas
          del público relevante           •   La marca notoria en el Reglamento de
•     Elementos cualitativos                  Marca Comunitario
•     Elemento territorial.               •   La prueba del carácter notorio de la
      Pronunciamientos judiciales             marca

INTRODUCCIÓN
• Origen jurisprudencial “alemán” de la marca notoria.
• La protección de la marca renombrada más allá de la
  regla de especialidad es “actualmente uno de los pilares
  básico del Derecho Europeo de marcas”-Fernández-
  Nóvoa-.
• Reconocimiento Directiva 89/104/CEE (2008/95) y
  Reglamento 40/94 (207/09):
   – Ámbitos de protección:
       • Registral
       • Validez de la marca registrada
       • Infracción derecho de exclusiva-
• La protección lo es en todos los casos
   – Del carácter distintivo y del renombre o reputación
   – Frente a la explotación desleal y al perjuicio sin justa causa.

Razones de la mayor protección a
           la marca notoria
• Marca, activo patrimonial e inversión.
• En origen: a mayor notoriedad menor riesgo de confusión.
• En la actualidad: mayor riesgo por asociación o vínculo en el caso
  tanto del riesgo directo –por consumidor superficial- o indirecto –por
  consumidor atento e informado- STJUE asunto C-251/95, (Sabel),
  asunto C-342/97, Lloyds.
• En este sentido STMC 30 abril 2013 (Camper)
• Justificación: razones de justicia asociadas a la lógica del derecho
  marcario donde la protección se justifica por sus funciones –Sancho
  Gargallo-. En la marca notoria se acentúan estos fines.
• Además, mayor riesgo de perjuicio o aprovechamiento desleal de la
  mayor distintividad y de la reputación. –STJUE 375/97 General
  Motors
     – “cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca
       anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un
       perjuicio” (ap 30)

Regulación internacional de la
           marca notoria
• Art 6 bis CUP: la protección que confiere lo es sobre la
  consideración de que a mayor notoriedad del signo,
  mayor riesgo de confusión, pero no más allá del principio
  de especialidad.
• Previsión de protección de la marca notoria aunque no
  estuviera registrada, si lo estaba en algún país del CUP.
• Acuerdos ADPIC. También contienen una referencia a la
  marca notoriamente conocida –art 16- señalando que es
  aquella que es conocida en el sector del público
  pertinente, disponiendo que se aplique el art 6 CUP a
  los servicios y extiende su protección más allá del
  principio de especialidad si hay conexión entre bienes y
  servicios y es probable que el uso lesiones los intereses
  del titular de la marca.

Notoriedad y superación del principio
de especialidad en el Derecho Europeo
• Directiva 89/104/CEE ( actual 2008/95):
• Protección frente al registro de un signo idéntico
  o similar:
  – Art 4-4-a):
     • Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se
       deniegue el registro de una marca o si está registrada, que
       se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
     • a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional
       anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro,
       o haya sido registrada, para productos o servicios que no
       sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la
       marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre
       en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la
       marca posterior realizado sin justa causa,se pretenda
       obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el
       renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a
       los mismos

Notoriedad y superación del principio
de especialidad en el Derecho Europeo
• Protección frente al uso por tercero
  – Art 5-2 Directiva
     • Cualquier Estado miembro podrá asi mismo disponer que el
       titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso,
       sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier
       signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios
       que no sean similares a aquéllos para los que esté
       registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el
       Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin
       justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
       carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda
       causar perjuicio a los mismos.

Notoriedad y superación del principio
de especialidad en el Derecho Europeo
• Idéntica protección está conferida a la
  marca Comunitaria
  – Reglamento 207/09
     • art 8-5
     • 9-1-c)

Concepto “marca notoria”.
        Cuestión terminológica
• El TJUE en Sentencia General Motors asunto C-375/97
  aclaró:
   – La marca notoria debe conocerla una parte significativa del
     público interesado por los productos o servicios amparados por
     ella.
   – En el mismo sentido STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07
     (Pago)
       • "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público
         pertinente " (ap. 20).
   – Las expresiones “marca notoria”, “marca conocida” y “marca
     que goce de renombre” constituyen una única categoría.
   – En la Directiva se reserva la expresión “notoriamente conocida”
     a las marcas a las que no van más allá del principio de
     especialidad y la expresión “gocen de renombre” a las que van
     más allá del principio de especialidad –art 4-4ª) y 5-2 Directiva-

Análisis del concepto de notoriedad
           de una marca
• La notoriedad como hecho (requiere prueba. No
  hay autoridad –a parte de la judicial con ocasión
  de un proceso- que atribuya la notoriedad a una
  marca)
• La notoriedad como hecho jurídico (mayor
  protección)
• Elementos determinantes de la notoriedad (no
  alternativos ni cumulativos –STS 23-7-12 –
  Maristas-):
  – cuantitativos
  – cualitativos

Elementos cuantitativos
• Recomendación Conjunta relativa a Disposiciones Sobre la
  Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (OMPI y CUP
  1999)
• Criterios para determinar o inferir que una marca es notoria:
    – Que la marca sea conocida y lo sea en círculos interesados relevantes.
      Conforme a la Recomendación, tales círculos lo serán al menos (cuota
      de mercado)
        • Los consumidores reales o potenciales
        • Los que participan en los canales de distribución
        • Los círculos comerciales
    – Duración, magnitud y alcance geográfico del uso de la marca (uso,
      criterio muy pertinente según la Recomendación)
    – Duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la
      marca, incluyendo publicidad, presentación en ferias o propaganda.
    – Duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier registro y/o
      solicitud de registro de la marca
    – El ejercicio satisfactorio de los Derechos sobre la marca, en particular,
      el reconocimiento de la notoriedad por autoridades competentes

Pronunciamiento judicial sobre
         elementos a valorar

• STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07
  (Pago)
  – "el juez nacional debe tomar en consideración
    todos los elementos pertinentes de los autos,
    es decir, en particular, la cuota de mercado
    poseída por la marca, la intensidad, la
    extensión geográfica y la duración del uso,
    así como la importancia de las inversiones
    realizadas por la empresa para promocionarla
    " (ap. 25).

Pronunciamiento judicial sobre
  tipología público relevante

– STJUE 375/97
  • “El público entre el cual la marca anterior debe
    haber adquirido renombre es el interesado por
    esta marca, es decir, dependiendo del producto o
    del servicio comercializado, podrá tratarse del gran
    público o de un público más especializado, por
    ejemplo, un sector profesional determinado.” (ap
    24)

Pronunciamiento judicial sobre
  aspectos cuantitativos del público
             relevante
STJUE C-375/97
    • Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2,
      de la Directiva permiten exigir el conocimiento de
      la marca por un determinado porcentaje del
      público así definido. (ap 25)
    • El grado de conocimiento requerido debe
      considerarse alcanzado cuando una parte
      significativa del público interesado por los
      productos o servicios amparados por la marca
      anterior conoce esta marca. (ap 26)

Elementos cualitativos
• Valor asociado a la marca
  – Proyección por parte del público de
    expectativas acerca de buena calidad de
    productos o servicios designados por la
    marca.
  – Capacidad para condensar la reputación o
    goodwill más allá de los productos originales.

El elemento territorial
•   STJUE C-375/97
•   ““En el ámbito territorial, el requisito se cumple cuando, según los términos del artículo 5,
    apartado 2, de la Directiva, la marca goza de renombre «en el Estado miembro». Al no
    proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este sentido, no puede exigirse que el
    renombre exista en «todo» el territorio del Estado miembro. Basta con que exista en una parte
    sustancial de éste.” (ap 28)
•   STJUE 22 de noviembre de 2007 Asunto C‑328/06 (Petición de decisión prejudicial planteada
    por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona). La cuestión planteada se refiere únicamente al
    alcance geográfico de la notoriedad de una marca anterior conforme a la Directiva 89/104.
•   “no puede exigirse que la notoriedad exista en «todo» el territorio del Estado miembro sino que
    basta con que exista en una parte sustancial de éste (véase, por analogía, la sentencia de 14 de
    septiembre de 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I‑5421, apartado 28, en relación con el
    concepto afín de «renombre» de una marca, con respecto al cual el artículo 5, apartado 2, de la
    Directiva remite también a una apreciación «en el Estado miembro»).” (ap. 17)
•   Y aclara
•   “el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro»
    se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno
    que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro ” (ap. 18)
•   STJUE 6 octubre de 2009, Asunto C-301/07 (Pago)
•   El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
    de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la
    protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte
    significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una
    parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea, y que, teniendo en cuenta las
    circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de
    que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad.
•   ¿Se puede conjugar este criterio con lo dispuesto por la STJUE de 19 de diciembre de
    2012 C-149/11, Leno sobre alcance territorial del “uso efectivo” de la marca comunitaria?

Marca notoria e infracción.
  Vínculo e identificación de conductas no
                  toleradas
• Vínculo e infracción.
  – STJUE 375/07, General Motors de 14 de septiembre
    de 1999
     • “a diferencia del artículo 5, apartado 1, el artículo 5,
       apartado 2, de la Directiva protege las marcas registradas
       para productos o servicios no similares, el primer requisito
       que impone implica un cierto grado de conocimiento de la
       marca anterior entre el público. En efecto, sólo en el
       supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente,
       el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su
       caso, incluso para productos o servicios no similares,
       establecer una relación entre ambas marcas y, como
       consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca
       anterior.” (ap 23)

Pronunciamientos judiciales sobre
               el vínculo
•   STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV)
     – “basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga
       como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la
       marca" (ap. 41).

•   STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (L´Oreal)
     – “no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la
       marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de
       confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre
       tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo
       y la marca”

•   STJUE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")
     – “por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior
       idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior“
     – “Cuando más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea
       intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será
       que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la
       marca anterior” (ap. 54)
     – "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor
       medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a
       la existencia de dicho vínculo" (ap. 60)

El vínculo como condición de la
              infracción
• STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
  – “La existencia de dicho vínculo en la mente
    del público constituye una condición
    necesaria pero insuficiente, por sí misma,
    para que se aprecie la existencia de una de
    las infracciones contra las que el artículo 5,
    apartado 2, de la Directiva 89/104 -
    equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la
    protección a favor de las marcas de
    renombre" (ap. 37).

Conductas infractoras
• Las infracciones
  – Aprovechamiento ilícito del carácter distintivo
  – Aprovechamiento ilícito de la reputación o
    goodwill que condensa la marca notoria
  – Perjuicio para el carácter distintivo de la
    marca notoria
  – Perjuicio para la reputación o renombre de la
    marca

Pronunciamientos judiciales sobre
   las conductas no toleradas
• STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
  – “Basta que concurra uno solo de estos tres
    tipos de infracciones para que resulte
    aplicable el artículo 5, apartado 2, de la
    Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la
    sentencia Intel Corporation, antes citada,
    apartado 28).” (ap 42)

1) Dilución -STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)-

Definición y caracterización del perjuicio al carácter
  distintivo:

   – "En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la
     marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o
     «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la
     capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de
     su titular los productos o servicios para los que se registró, ya
     que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la
     dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la
     mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca,
     que generaba una asociación inmediata con los productos o
     servicios para los que se registró, deja de tener este efecto" (ap.
     39).

2) Difuminación o degradación -
         STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal) -

• Definición y caracterización del perjuicio al
  renombre de la marca o goodwill

   – "En lo que respecta al perjuicio causado al renombre
     de la marca, también denominado con los términos
     «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se
     produce cuando los productos o servicios respecto de
     los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar
     producen tal impresión en el público que el poder de
     atracción de la marca anterior resulta mermado. El
     riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular,
     del hecho de que los productos o servicios ofrecidos
     por el tercero posean una característica o una
     cualidad que puedan ejercer una influencia negativa
     sobre la imagen de la marca" (ap. 40).

Pronunciamientos judiciales sobre
          la difuminación
• STJUE Asunto C-59/08, (Dior-Copad)

   – “Pues bien, como destaca el Abogado General en el punto 31
     de sus conclusiones, la calidad de los productos de prestigio,
     como los que son objeto del litigio principal, resulta no sólo de
     sus características materiales sino también del aura y de la
     imagen de prestigio que les confieren una sensación de
     lujo” (ap. 24)

   – “De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de
     productos de prestigio por licenciatario a terceros que no forman
     parte de la red de distribución selectiva afecte a la propia calidad
     de estos productos, de manera que, en semejante supuesto,
     una cláusula contractual que prohíba dicha venta deba
     considerarse comprendida en el artículo 8, apartado 2, de la
     Directiva” (ap. 30)

3) Parasitismo o “free-riding”                               STJCE 18
                      de junio de 2009 (L'Oreal)

Definición y caracterización de ventaja desleal del carácter
  distintivo o de la reputación condensada por la marca.

   – “el concepto de “ventaja desleal del carácter distintivo o del
     renombre de la marca” –también designado con los términos
     “parasitismo” y de “free-riding”- no se vincula al perjuicio
     sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del
     uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en
     particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de
     la imagen de la marca o de las características proyectadas por
     ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o
     similar, existe una explotación manifiesta de la marca de
     renombre”

Pronunciamiento sobre el significado de la
         deslealtad de la ventaja
• STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
  – “A este respecto ha de precisarse que, cuando un
    tercero pretenda aprovecharse de una marca de
    renombre mediante el uso de un signo similar a ésta
    para beneficiarse de su poder de atracción, de su
    reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo
    comercial realizado por el titular de la marca para
    crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a
    cambio compensación económica alguna y sin hacer
    ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe
    considerarse que la ventaja obtenida del carácter
    distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal
    uso es desleal”

Otros pronunciamientos sobre
 marca notoria en la doctrina TJUE
• STJUE de 9 de enero de 2003, C-292/00
  (Davidoff) – doctrina reiterada asuntos C-408/01 (Adidas) y
  C-487/07 (L´Oreal)
   – “no puede hacerse de dicho artículo una
     interpretación que dé lugar a una protección de las
     marcas de renombre que sea menor en caso de uso
     de un signo para productos o servicios idénticos o
     similares que en caso de uso de un signo para
     productos o servicios no similares" (ap. 25).
   – Es decir, la protección de marcas renombradas se
     aplica no sólo a productos o servicios dispares sino
     también respecto de productos o servicios que sean
     idénticos o similares a aquéllos para los que se haya
     registrado la marca.

Otros pronunciamientos sobre
marca notoria en la doctrina TJUE

• STJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07
  (L´Oreal)
• La mayor protección de la marca notoria
  – “el artículo 5 apartado 2 de la Directiva
    89/104 establece, a favor de las marcas de
    renombre, una protección más extensa que la
    regulada en el apartado 1 de dicho artículo
    5.”

Otros pronunciamientos sobre
 marca notoria en la doctrina TJUE
• STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas)
   – “la protección que confiere el artículo 5 apartado 2 de la
     Directiva, no está supeditada a que se constate un grado de
     similitud entre el signo y la marca de renombre (y) que exista,
     para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos.
     Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de
     renombre tenga como efecto que el público pertinente
     establezca un vínculo entre el signo y la marca”

• Por tanto, para que exista similitud en el caso de las
  marcas notorias basta un mero vínculo. Dicho de otro
  modo, el concepto de grado de similitud entre signos es
  distinto que en el caso de las marcas ordinarias

La marca notoria en la Ley de
              Marcas
• Prohibición de registro de signos idénticos y en
  caso de riesgo de confusión –art 6 LM-
  – Marca anterior –art 6-2-d) “Las marcas no registradas
    que en la fecha de presentación o prioridad de la
    solicitud de la marca en examen sean «notoriamente
    conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis
    del Convenio de París.”
  – STJUE 10 abril 2008, asunto C-102/07, (Adidas/
    Marca Mode CV): en el juicio de confusión ha de
    tenerse en cuenta el elevado carácter distintivo,
    intrínseco y porque son conocidas, de la marca
    anterior que disfrutan, si es así, de mayor protección.
    (vide apt. 28 –concepto riesgo confusión-, 29 –
    factores para apreciarlo- y 39 –apreciación global-)

La marca notoria en la Ley de
                   Marcas
•   Prohibición de registro más allá del principio de especialidad (sólo respecto de
    los registrados)

•   –art 8-1 LM-
     –   “No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial
         anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos
         por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca
         pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos
         signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
         indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos
         anteriores.”

•   Art 8-2 concepto marca notoria
     –   “A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen
         de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el
         mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al
         que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La
         protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a
         productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de
         conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros
         sectores relacionados.”

•   Art 8-3 concepto marca renombrada
     –   “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los
         mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos,
         servicios o actividades. ”

La regulación de la marca notoria
       en la Ley de Marcas
• Protección de la marca notoria en caso de
  infracción.
  – Marca notoria registrada. Ius prohibendi –art 34-2 LM-
  – Marca notoria no registrada.
     • Ius prohibendi limitado a los supuestos a) y b) art 34-2 LM
       (prohibición de identidad y de riesgo de confusión)
     • No protección, sin registro, más allá del principio de
       especialidad.
     • Protección sólo vía competencia desleal
         – –art 6 si hay riesgo de confusión,
         – art 12 si el uso comporta aprovechamiento de la reputación
           ajena.

La marca notoria en el Reglamento
       de Marca comunitaria

• Idéntica regulación si bien sin el planteamiento
  de la marca no registrada.
• En el sistema comunitario no existe la marca
  comunitaria no registrada –art 6 RMC-.
• Sólo se adquiere por registro, sin excepción a
  favor del nacimiento de la marca comunitaria por
  virtud de la notoriedad del signo.

La prueba del carácter notorio de la
              marca
•   Necesidad de la prueba
•   Principio dispositivo
•   Gramen probatorio
•   Prueba de la notoriedad –art 8-2 LM-
•   STJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
•   “para determinar el carácter distintivo de la marca y, por
    consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter
    distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar
    globalmente la mayor o menor aptitud de la marca…la
    cuota de mercado…la intensidad, la extensión
    geográfica y la duración del uso…la importancia de las
    inversiones hechas por la empresa para promocionarla,
    la proporción de los sectores interesados que identifica
    los productos o servicios.”

La prueba del carácter notorio de la
              marca
• STJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
• Reconoce la utilidad probatoria de las declaraciones de las
  Cámaras de Comercio e Industria y de otras asociaciones
  profesionales –considerandos 22 y 23-
• Han sido valorados por STMC de 4 febrero 2009 (asunto Bhudda
  Bar)
• STJUE de 16 de julio de 1998 reconoce por vez primera el papel de
  los sondeos de opinión como instrumentos probatorios
• Recomendaciones conjuntas OMPI/CUP se establece de forma
  expresa que el grado de conocimiento o reconocimiento de una
  marca pueda determinarse mediante
     – Encuestas a los consumidores
     – Sondeos de opinión
•   Con la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, es dable presentar
     – Estudios demoscópicos
     – Sondeos de opinión
     – Análisis de mercado

La prueba del carácter notorio de la
              marca
• STMC 16 octubre 2012 (asunto Cegasa-Proin)
• Concepto encuesta:
  – “…una encuesta es una técnica de investigación de
    cuestiones dirigidas a una muestra representativa de
    población o instituciones, con el fin de conocer
    estados de opinión o hechos específicos, una
    investigación realizada sobre una muestra de sujetos
    representativa de un colectivo mas amplio, que se
    realiza utilizando procedimientos estandarizados de
    interrogación con intención de obtener mediciones
    cuantitativas de una gran variedad de características
    objetivas y subjetivas de la población ”